Articolo 2569 Codice Civile

In presenza di un marchio complesso, benché la valutazione della somiglianza tra i segni non possa limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con quella dell'altro, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme, ciò non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, giudicando della contraffazione di un marchio complesso contenente una parte denominativa ed una figurativa, aveva ricondotto la capacità distintiva del marchio all'elemento figurativo rappresentato da un cane bassotto, desumendone la sussistenza del rischio di confusione tra i segni in conflitto).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 14095 del 27 maggio 2025)

In tema di marchi di impresa, la registrazione del marchio successivo presuppone che non vi sia rischio di confusione con un marchio anteriore ed il giudizio di novità va compiuto in astratto, raffrontando i segni come registrati, a prescindere dal loro uso e dall'intensità ed estensione della loro conoscenza presso i consumatori, salvo il limite della decadenza per non uso, a differenza della valutazione da compiersi nel giudizio di contraffazione, in cui tale accertamento è influenzato dalle modalità con cui il marchio anteriore è utilizzato e percepito dal pubblico di riferimento.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 280 del 7 gennaio 2025)

In tema di marchi d'impresa, la "preclusione per coesistenza", che rappresenta un'ipotesi del tutto particolare, in cui viene meno il requisito essenziale del pericolo di confusione tra i segni distintivi di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 30 del 2005, richiede l'accertamento della prolungata coesistenza dei marchi ed anche della buona fede del titolare del marchio posteriore, fermo restando che la coesistenza deve essere valutata con riferimento all'intero ambito operativo della privativa di cui il titolare del diritto di esclusiva può godere e che, invece, proprio in ragione della menzionata coesistenza, gli è limitata, con la conseguenza che non può assumere rilievo, ai fini della integrazione di tale ipotesi, il fatto che il titolare del marchio per primo registrato abbia acconsentito all'utilizzo del marchio identico o simile in un ambito strettamente locale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'UIBM, la quale aveva ritenuto che, ai fini della registrazione di un marchio simile a quello, già registrato, di cui era titolare un'impresa concorrente, fosse sufficiente la pregressa coesistenza dei due marchi in un ambito territorialmente delimitato, anziché sull'intero territorio nazionale).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 23727 del 3 agosto 2023)

In tema di segni distintivi, la valutazione della capacità distintiva di un marchio complesso, composto da elementi denominativi ed elementi figurativi, impone al giudice di esaminare le qualità intrinseche di entrambi, nonché le loro rispettive posizioni, al fine di identificare la componente dominante, in quanto, sebbene i primi siano in linea di principio maggiormente distintivi rispetto ai secondi - dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l'elemento figurativo - non ne consegue che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi, potendo questi ultimi, per la forma, dimensioni, colore o la loro collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell'elemento denominativo.(Affermando detto principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa a seguito dell'opposizione alla registrazione di un marchio in cui l'elemento figurativo era composto da due "C" contrapposte e quello denominativo era rappresentato dal patronimico "Gianni Altieri", ritenendo che pur a fronte di innegabili somiglianze, l'aggiunta dell'elemento patronimico fosse sufficiente ad escludere il rischio di confusione fra i segni in conflitto).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22034 del 24 luglio 2023)

In tema di marchio d'impresa, l'imprenditore ha diritto alla registrazione anche di uno slogan pubblicitario, ma l'espressione contenente il messaggio promozionale deve adempiere alla finalità distintiva ossia essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi offerti da quell'impresa.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 37697 del 23 dicembre 2022)

In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti - apprezzamento che costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici - non deve essere compiuto in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro; il predetto giudizio deve essere motivato e corredato dall'indicazione, concisa e sintetica, delle ragioni che lo hanno orientato e degli elementi che attirano primariamente l'attenzione del fruitore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 39764 del 13 dicembre 2021)

In tema di marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in via analitica, attraverso l'esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro; se poi il marchio è privo di aderenza concettuale con i prodotti che contraddistingue, le variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume l'attitudine individualizzante del segno, debbono sempre ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 12570 del 12 maggio 2021)

Il marchio denominativo può ritenersi nullo quando i nomi utilizzati non siano idonei ad indicare la provenienza di un prodotto, oppure qualora, pur essendolo, non valgano a distinguerlo da altri prodotti simili. (Così statuendo, la S.C., ha confermato la decisione impugnata, ritenendone plausibile la valutazione, ivi effettuata, di carenza di idoneità denotativa dei marchi "Buddha café" e "Buddha bar", perché non evocativi solo di una religione ma comunicanti, altresì, adesione, o comunque interesse, per una filosofia o uno stile di vita connotante un costume ormai pertinente alle più diverse manifestazioni dell'agire sociale). (Rigetta, App. Milano, 16/11/2010).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1277 del 25 gennaio 2016)

I cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, tuttavia, può essere valido, benché "debole", per l'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva, e la sua "debolezza" non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio cd. forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, considerato "debole", per la sua natura puramente descrittiva, il marchio "Il telefonino" di Telecom, destinato ad identificare apparecchi e servizi di telefonia, aveva ritenuto che l'aggiunta "by Centro Autoradio" fosse sufficiente a configurare quell'elemento distintivo idoneo ad escludere la confondibilità tra i due segni). (Rigetta, App. Venezia, 20/05/2009).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1267 del 25 gennaio 2016)

In tema di marchio, la tutela del cosiddetto "secondary meaning", prevista dall'art. 47 bis del r.d. n. 929 del 1942, introdotto dal d.lgs. n. 480 del 1992, si riferisce ai casi in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti in seguito tali capacità per effetto del consolidarsi del suo uso sul mercato, così che l'ordinamento si trova a recepire il "fatto" della acquisizione successiva di una "distintività" attraverso un meccanismo di "convalidazione" del segno. Tale principio è estensibile anche al caso di trasformazione di un marchio originariamente debole in uno forte, onde va riconosciuta al marchio "originariamente" debole la stessa tutela accordata ai marchi "originariamente" forti e l'accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all'uso, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, in mancanza della quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve invece tollerare otterrebbero l'effetto di frustrare il risultato conseguito attraverso l'uso di mercato. (Rigetta, App. Bologna, 15/09/2008).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22953 del 10 novembre 2015)

In tema di marchi di impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto insuscettibile di tutela il marchio costituito dalla combinazione di parole di uso comune "Divani & Divani" benché le stesse avessero assunto efficacia individualizzante del prodotto). (Cassa con rinvio, Bari, 21/04/2008).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1861 del 2 febbraio 2015)

Il titolare di un marchio, dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, ovvero dopo aver consentito (attraverso, ad esempio, un contratto di licenza) che altri vi apponesse il segno e lo commercializzasse, non può impedire che il cessionario ne usi secondo le proprie scelte, né può opporsi alla circolazione in Italia del prodotto precedentemente messo in commercio da lui stesso (o da soggetti a ciò legittimati) in un paese dell'Unione Europea (verificandosi, in tal caso, il fenomeno del cosiddetto "esaurimento del marchio"), ma può, per converso, opporsi all'importazione di prodotti provenienti da un paese extracomunitario e contrassegnati (anche legittimamente) con il suo marchio, sempre che egli, ovvero altro soggetto da lui legittimato, non abbia consentito alla introduzione ulteriore di quei beni nel mercato europeo. (Rigetta, App. Milano, 26/11/2007).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21847 del 15 ottobre 2014)

Il giudizio di "affinità" di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato - anche nella disciplina dei marchi interpretata conformemente alla direttiva 21 dicembre 1988, n. 89/104/CEE e previgente rispetto alle modifiche introdotte con il d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 (espressione di un vero e proprio "favor legis" nei confronti dei marchi notori) - secondo un criterio più largo di quello adoperato per i marchi comuni. Ne consegue che in relazione ai marchi cosiddetti "celebri" - ai quali il pubblico ricollega non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità "soddisfacente" e che quindi garantiscono un successo del prodotto stesso a prescindere dalle sue qualità intrinseche - occorre tener conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti, non rilevantemente distanti sotto il piano merceologico e non caratterizzati - di per sé - da alta specializzazione, cosicché il prodotto meno noto si avvantaggi di quello notorio e del suo segno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistere tale affinità tra i capi di abbigliamento contrassegnati dal marchio "celebre" Barbour e capi di pelletteria - in particolare zainetti - sempre contrassegnati dallo stesso marchio). (Cassa con rinvio, App. Firenze, 26/09/2005).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13090 del 27 maggio 2013)

Il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio; esso si distingue dal marchio d'insieme, in cui manca l'elemento caratterizzante e tutti i vari elementi sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro "insieme". Ne deriva che, mentre nel marchio complesso ogni singolo segno è tutelabile autonomamente come marchio, in quello d'insieme i singoli segni non sono autonomamente tutelabili come privative. r.d. menzionato. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di secondo grado, che aveva correttamente ritenuto marchio d'insieme quello figurativo, contenente uno sfondo costituito da una stilizzazione di montagne con le denominazioni "Sudtirol" e "Alto Adige" racchiuse in un cerchio). (Rigetta, App. Bolzano, 04/05/2005).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24620 del 3 dicembre 2010)

In tema di marchi, l'uso anteriore di un segno distintivo, rilevante ai fini dell'esclusione della novità di un marchio successivamente registrato, è quello attinente alla sfera di prodotti o servizi cui sia riconducibile in funzione distintiva anche il secondo segno, e non già quello che ha caratterizzato una produzione del tutto diversa, determinandone proprio in virtù dell'uso del marchio un ambito specifico e limitato, e rafforzandone, proprio in quest'ambito, la capacità distintiva.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14684 del 25 giugno 2007)

L'art. 83 c.p.c., come modificato dalla legge 27 maggio 1997, n. 141, non postula che la procura, rilasciata su foglio separato, debba essere spillata in calce al ricorso per Cassazione, ben potendo essa essere congiunta materialmente anche nel corpo dell'atto cui inerisce. (Nella specie la procura, rilasciata su foglio separato, era stata inserita nel contesto del ricorso per Cassazione come pagina 11-bis; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l'eccezione di nullità del ricorso sollevata, in ragione della particolare collocazione della procura, dalla parte controricorrente).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13178 del 16 luglio 2004)